Fatti
La società A. (titolare del brevetto) è titolare del brevetto europeo EP x, che protegge un farmaco per il trattamento del cancro contenente il principio attivo pemetrexed disodico e un agente che riduce l'acido metilmalonico come la vitamina B12. La società B. AG (attrice) intendeva immettere sul mercato un farmaco con i principi attivi pemetrexed dipotassico, pemetrexed ditromethamine o pemetrexed disodico.
Il Tribunale federale dei brevetti ha stabilito che l'attrice non ha violato il brevetto, in quanto il titolare del brevetto, con la limitazione del brevetto al pemetrexed disodico durante la procedura di concessione, deve attenersi in buona fede a tale limitazione e pertanto non può rivendicare la protezione contro gli equivalenti.
Le ricorrenti (società A. e A. (Svizzera) SA) hanno impugnato questa sentenza. Il Tribunale federale ha annullato la sentenza e rinviato il caso al tribunale di primo grado per una nuova valutazione.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che la semplice limitazione di una caratteristica durante la procedura di concessione non implica necessariamente la rinuncia alla protezione contro gli equivalenti. Piuttosto, è necessario stabilire se l'esperto possa desumere dalla descrizione del brevetto che il titolare del brevetto ha escluso la protezione per le realizzazioni con lo stesso effetto.
Nel caso in questione, il titolare del brevetto ha limitato la caratteristica "pemetrexed disodico" per far fronte alle obiezioni dell'esaminatore durante la procedura di concessione. Da ciò non si può dedurre che abbia voluto escludere la protezione contro gli equivalenti. Piuttosto, dalla descrizione risulta che il principio attivo antitumorale è l'antifolato pemetrexed, che viene deprotonato e trasportato…