Sachverhalt
Die Firma A. Company, Inhaberin des europäischen Patents EP x, hatte einen Patentantrag für pharmazeutische Formulierungen mit den Wirkstoffen Oxycodon und Naloxon zur Schmerzbehandlung und Reduzierung von Nebenwirkungen eingereicht. Das Patent wurde am 10. Mai 2017 erteilt. Die Firma B. AG hatte eine Nichtigkeitsklage gegen das Patent vor dem Bundesgericht eingereicht und argumentiert, dass der Gegenstand des Patents den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung überschreite.
Der Patentantrag basierte auf einem internationalen Patentantrag WO y, der am 4. April 2003 eingereicht worden war, und auf zwei deutschen Patentanträgen, DE v und DE w, die am 5. April 2002 eingereicht worden waren. Der Anspruch 1 des internationalen Patentantrags war weit gefasst, während der Anspruch 1 des Patents EP x geändert wurde, um spezifische Details zu den pharmazeutischen Formulierungen aufzunehmen.
Das Bundesgericht prüfte die Frage, ob die Änderungen, die während des Anmeldeverfahrens am Patentantrag vorgenommen wurden, nach Artikel 123 Abs. 2 EPÜ 2000 zulässig waren, der die Änderungen beschränkt, die an einem Patentantrag vorgenommen werden können.
Erwägungen
Artikel 123 Abs. 2 EPÜ 2000 erlaubt die Änderung eines Patentantrags nur im Rahmen dessen, was der Fachmann objektiv direkt und eindeutig aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen ableiten kann. Das Bundesgericht prüfte die Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit der Streichung von Elementen aus Listen, die mehrere Ausführungsformen oder alternative Merkmale umfassen.
Das Gericht befand, dass die Streichung bestimmter Elemente aus der Liste der pharmazeutischen Formulierungen und die Auswahl einer einzigen spezifischen Formulierung eine unzulässige Änderung darstelle, da sie ein neues Produkt schuf, das in der ursprünglichen Anmeldung nicht vorgesehen war. Das Gericht befand auch, dass die Kombination von zwei…