Fatti

La ricorrente, una società statunitense, è titolare della parte svizzera/liechtensteiniana del brevetto europeo EP xxx B1 (brevetto in contestazione) per una penna iniettrice di farmaco. Il brevetto è stato depositato il 15 marzo 2012 ed è stato rilasciato il 1° maggio 2019. Esso concerne il miglioramento simultaneo delle funzioni "dial back" (ripristino della dose) e "last dose control" (controllo dell'ultima dose) nonché una disposizione semplificata della penna.

La resistente, una società anonima svizzera, è stata citata in giudizio dalla ricorrente dinanzi al Tribunale federale dei brevetti per violazione del brevetto. La ricorrente ha accusato la convenuta di produrre, offrire e immettere in commercio penne iniettici di farmaco che rientrano nell’ambito di protezione del brevetto in contestazione. La convenuta ha contestato la violazione e ha eccepito la nullità del brevetto.

Il 10 gennaio 2020 la ricorrente ha presentato dinanzi al Tribunale federale dei brevetti un’azione per violazione del brevetto. Nella sua controreplica del 7 settembre 2020, essa ha difeso il brevetto in contestazione in una versione limitata (domanda principale) nonché in quindici ulteriori versioni limitate (domande subordinate). La rivendicazione 1 del brevetto in contestazione, fatta valere nella domanda subordinata 1f, comprende tra l’altro un "dose stop member" (elemento di arresto della dose), che dovrebbe impedire l’impostazione di una dose superiore alla quantità residua di farmaco. La ricorrente ha chiesto il divieto di fabbricazione, offerta, vendita e immissione in commercio delle penne contestate nonché l’obbligo di fornire informazioni, presentare il rendiconto, risarcire il danno e distruggere le penne ancora esistenti.

Il 9 giugno 2021 il Tribunale federale dei brevetti ha rigettato l’azione. Ha rilevato che le versioni fatte valere del brevetto in contestazione andavano oltre il contenuto della domanda di brevetto originaria e pertanto non erano valide. Non è stato quindi necessario esaminare la novità e l’attività inventiva.

La ricorrente ha proposto ricorso civile al Tribunale federale chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale federale dei brevetti e la rimessione della causa per una nuova valutazione. Ha inoltre chiesto la sospensione del procedimento fino alla conclusione del procedimento di opposizione dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti (UEB). La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto l’ammissibilità del ricorso. Ha constatato che si tratta di una causa civile e che la decisione finale del Tribunale federale dei brevetti è impugnabile con ricorso civile. La ricorrente non ha presentato una domanda di merito, bensì ha chiesto la rimessione della causa, poiché il giudice di primo grado non aveva esaminato le questioni della novità e dell’attività inventiva. La domanda di rimessione era ammissibile e il Tribunale federale ha preso in esame il ricorso.

Sulla sospensione del procedimento:

La ricorrente ha eccepito vizi formali e materiali nella decisione di rigetto della sua domanda di sospensione. Il Tribunale federale ha rilevato che il rigetto di una domanda di sospensione quale misura cautelare può essere impugnato solo per violazione di diritti costituzionali. La ricorrente non aveva tuttavia presentato alcuna domanda di ricusazione né dimostrato concreti pregiudizi derivanti dalla motivazione tardiva della decisione nel dispositivo. L’addebito generico di violazione del diritto di essere sentito non è stato sufficientemente motivato. Il Tribunale federale ha sottolineato che la tutela del diritto di essere sentito non costituisce un fine in sé e che il giudice di primo grado non può essere censurato nell’esercizio del suo potere discrezionale.

Sul merito, la ricorrente ha sostenuto che il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso per evitare decisioni contraddittorie, poiché pendeva un procedimento di opposizione dinanzi all’UEB. Il Tribunale federale ha tuttavia rilevato che la limitazione delle rivendicazioni del brevetto da parte dell’UEB determina un nuovo fatto tecnico e crea una nuova base giuridica. Una sospensione del procedimento non sarebbe quindi idonea a evitare decisioni contraddittorie. Inoltre, gli art. 128 lett. b LBI e 126 CPC conferiscono al giudice un ampio potere discrezionale, che il Tribunale federale controlla solo con prudenza. Il giudice di primo grado ha tenuto debitamente conto del principio di accelerazione (art. 29 cpv. 1 Cost.) e dell’interesse della resistente a una rapida conduzione del procedimento. Il ricorso sotto questo profilo è quindi infondato.

Sulla validità del brevetto in contestazione:

Il Tribunale federale ha esaminato se la rivendicazione 1 del…