Erwägungen
A. Company (Patentinhaberin) ist Inhaberin des europäischen Patents EP x, das ein Medikament zur Krebsbehandlung mit dem Wirkstoff Pemetrexed-Dinatrium und einem methylmalonsäuresenkenden Mittel wie Vitamin B12 schützt. Die B. AG (Klägerin) beabsichtigte, ein Medikament mit den Wirkstoffen Pemetrexed-Dikalium, Pemetrexed-Ditromethamin oder Pemetrexed-Disäure auf den Markt zu bringen.
Das Bundespatentgericht stellte fest, dass die Klägerin das Patent nicht verletzt, da die Patentinhaberin sich mit der Einschränkung des Patents auf Pemetrexed-Dinatrium im Erteilungsverfahren nach Treu und Glauben an diese Einschränkung halten muss und daher keinen Schutz gegen Äquivalente beanspruchen kann.
Die Beschwerdeführerinnen (A. Company und A. (Schweiz) SA) fochten dieses Urteil an. Das Bundesgericht hob das Urteil auf und wies die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurück.
Erwägungen
Das Bundesgericht führte aus, dass die bloße Einschränkung eines Merkmals im Erteilungsverfahren nicht ohne Weiteres einen Verzicht auf den Schutz gegen Äquivalente bedeutet. Vielmehr kommt es darauf an, ob der Fachmann aus der Patentschrift entnehmen kann, dass der Patentinhaber den Schutz für gleichwirkende Ausführungen ausgeschlossen hat.
Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin das Merkmal "Pemetrexed-Dinatrium" eingeschränkt, um den Einwänden des Prüfers im Erteilungsverfahren zu begegnen. Daraus kann nicht abgeleitet werden, dass sie damit den Schutz gegen Äquivalente ausschließen wollte. Vielmehr ergibt sich aus der Beschreibung, dass der tumorhemmende Wirkstoff das Antifolat Pemetrexed ist, das in der Infusionslösung…