Erwägungen
Die LEGO System A/S (Beklagte) ist eine dänische Firma, die seit Jahrzehnten die bekannten LEGO-Klemmbausteine herstellt. Sie hinterlegte beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) mehrere schweizerische Formmarken für Spielbausteine. Die Mega Bloks Inc. (Klägerin), eine kanadische Firma, die ebenfalls Klemmbausteine produziert, die mit den LEGO-Bausteinen kompatibel sind, stellte beim Handelsgericht des Kantons Zürich den Antrag, diese Formmarken für nichtig zu erklären.
Das Handelsgericht gab der Klage statt und erklärte die Formmarken für nichtig. Es befand, dass alle Merkmale der hinterlegten Formmarken funktional seien und es keine Differenz zwischen dem vom Publikum Erwarteten und der tatsächlichen Form gebe, weshalb diese nicht kennzeichnungskräftig sei. Außerdem stelle das Vorgehen der Beklagten einen Missbrauch des Markenschutzrechts dar, da sie versuche, Konkurrenzprodukte vom Markt zu verdrängen.
Die Beklagte führte eidgenössische Berufung gegen dieses Urteil.
Erwägungen
Das Bundesgericht prüfte zunächst, ob die von der Beklagten beanspruchten Formen nach Art. 2 lit. b MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind, weil sie das Wesen der Ware ausmachen. Es kam zum Schluss, dass die Quaderform und die aufgesetzten zylindrischen Noppen zwar den Erwartungen des Publikums an einen Spielbaustein entsprechen, die Klemmwirkung, die ein festes Zusammenbauen der Steine ermöglicht, jedoch nicht zum Wesen des Spielbausteins gehört.
Als möglichen absoluten Schutzausschlussgrund prüfte das Bundesgericht anschließend, ob die beanspruchten Formen nach Art. 2 lit. b MSchG technisch notwendig sind. Es stellte fest, dass es für die Erzielung der Klemmwirkung eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt und die von der…