Eintragung einer Dienstleistungsmarke mit Herkunftshinweis ohne geografische Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses bei zutreffender Herkunft

Sachverhalt

Die Swiss Re Ltd (Beschwerdegegnerin) ersuchte am 19. April 2017 das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE; Beschwerdeführer) um Eintragung des Zeichens "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" im schweizerischen Markenregister für Dienstleistungen der Klasse 36 (Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzwesen; Versicherungswesen) (Gesuch Nr. 54931/2017).

Das IGE beanstandete das Zeichen am 24. Mai 2017. Es begründete dies damit, das Zeichen wecke Herkunftserwartungen und sei daher irreführend. Eine Eintragung sei nur möglich, wenn das Dienstleistungsverzeichnis auf Dienstleistungen schweizerischer Herkunft eingeschränkt werde (Zusatz: "alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft"). Die Swiss Re Ltd bestritt eine Irreführungsgefahr. Mit Verfügung vom 29. Juni 2018 wies das IGE das Gesuch zurück.

Das Bundesverwaltungsgericht hiess die Beschwerde der Swiss Re Ltd mit Urteil vom 25. Mai 2020 gut und wies das IGE an, das Zeichen mit dem Vermerk "SWISS RE: teilweise durchgesetzte Marke" ohne Einschränkung auf Schweizer Herkunft einzutragen.

Das IGE focht dieses Urteil mit Beschwerde in Zivilsachen an und beantragte die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils sowie die Rückweisung des Gesuchs. Die Swiss Re Ltd beantragte die Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab.

Streitfrage: Ob das Zeichen als irreführende Herkunftsangabe (Art. 2 lit. c MSchG) vom Markenschutz ausgeschlossen ist und das Dienstleistungsverzeichnis deshalb auf Dienstleistungen schweizerischer Herkunft einzuschränken ist.

Erwägungen

Nach Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG weist das IGE Gesuche zurück, wenn absolute Ausschlussgründe vorliegen; irreführende Zeichen sind gemäss Art. 2 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen. Die Irreführungsgefahr ist grundsätzlich im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen. Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft (Art. 47 Abs. 1 MSchG). Unzutreffende Herkunftsangaben und Marken im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft bei Täuschungsgefahr sind nach Art. 47 Abs. 3 MSchG unzulässig.

Die Praxis ist in zwei Richtungen streng: Die Zweifelsfallregel, wonach das IGE im Zweifel eintragen und die Entscheidung dem Zivilrichter überlassen darf, findet bei der Irreführungsgefahr keine Anwendung. Zudem genügt eine abstrakte Täuschungsgefahr, und die Zulässigkeit einer zutreffenden Benutzung schliesst die Täuschungsgefahr nicht aus. Künftige Entwicklungen können berücksichtigt werden, eine bloss minimale Wahrscheinlichkeit einer künftigen Irreführung genügt jedoch nicht.

Seit langem verlangt das IGE bei Warenmarken mit geografischen Angaben einen Zusatz, dass die Waren aus dem betreffenden Land stammen müssen. Das Bundesgericht hat diese Praxis gestützt (BGE 132 III 770). Begründet wird dies damit, dass das IGE im Eintragungsverfahren keine Kenntnis vom tatsächlichen Gebrauch hat, weshalb ohne Einschränkung ohne Weiteres eine Täuschungsgefahr anzunehmen sei. Die Lehre äusserte teilweise Kritik an dieser Praxis, die Parteien stellten sie im vorliegenden Verfahren jedoch nicht in Frage. Die Frage, ob die Praxis auch für Dienstleistungen gilt, war damit offen.

Mit der 'Swissness'-Revision per 1. Januar 2017 wurden die Kriterien der Herkunft für Waren (Art. 48 ff. MSchG) und Dienstleistungen (Art. 49 MSchG) präzisiert, insbesondere der Ort der tatsächlichen Verwaltung (Art. 49 Abs. 1 lit. b MSchG, konkretisiert in Art. 52o MSchV). Das IGE kündigte in der Folge an, Dienstleistungsverzeichnisse künftig generell auf Dienstleistungen aus dem Herkunftsort einzuschränken, und passte seine Richtlinien entsprechend an.

Diese neue Praxis des IGE geht nach Auffassung des Bundesgerichts zu weit. Besteht von vornherein keine Täuschungsgefahr, besteht kein Anlass zur Einschränkung des Verzeichnisses. Im vorliegenden Fall erfüllt das Zeichen die Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 MSchG: Der Geschäftssitz der Beschwerdegegnerin liegt unbestrittenermassen in der Schweiz, ebenso der Ort der tatsächlichen Verwaltung. Der Herkunftshinweis ist somit zutreffend, und das Zeichen ist zulässig im Sinne von Art. 2 lit. c und Art. 47 Abs. 3 MSchG.

Die Herkunft von Waren ist produktbezogen, diejenige von Dienstleistungen…