Abweisung der Patentverletzungsklage wegen unzulässiger Zwischenverallgemeinerung im Patentanspruch

Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin, eine US-amerikanische Gesellschaft, ist Inhaberin des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des europäischen Patents EP xxx B1 (Streitpatent) für einen Medikamenteninjektionspen. Das Patent wurde am 15. März 2012 angemeldet und am 1. Mai 2019 erteilt. Es betrifft die gleichzeitige Verbesserung der Funktionen "dial back" (Dosisrücksetzung) und "last dose control" (letzte Dosisverwaltung) sowie eine vereinfachte Anordnung des Pens.

Die Beschwerdegegnerin, eine Schweizer Aktiengesellschaft, wurde von der Beschwerdeführerin vor dem Bundespatentgericht wegen Patentverletzung verklagt. Die Beschwerdeführerin warf der Beklagten vor, Medikamenteninjektionspens herzustellen, anzubieten und in Verkehr zu setzen, die in den Schutzbereich des Streitpatents fielen. Die Beklagte bestritt die Verletzung und rügte die Rechtsbeständigkeit des Patents.

Am 10. Januar 2020 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundespatentgericht eine Patentverletzungsklage ein. In ihrer Replik vom 7. September 2020 verteidigte sie das Streitpatent in einer eingeschränkten Fassung (Hauptantrag) sowie in fünfzehn weiteren eingeschränkten Fassungen (Hilfsanträge). Der in Hilfsantrag 1f geltend gemachte Anspruch 1 des Streitpatents umfasst unter anderem ein "dose stop member" (Dosis-Stopp-Element), das die Einstellung einer Dosis verhindern soll, die grösser ist als die verbleibende Medikamentenmenge. Die Beschwerdeführerin begehrte ein Verbot der Herstellung, des Angebots, des Verkaufs und der Inverkehrbringung der angegriffenen Pens sowie Auskunft, Rechnungslegung, Schadenersatz und Vernichtung der noch vorhandenen Pens.

Am 9. Juni 2021 wies das Bundespatentgericht die Klage ab. Es führte aus, dass die geltend gemachten Fassungen des Streitpatents über den Inhalt der ursprünglichen Patentanmeldung hinausgingen und daher nicht rechtsbeständig seien. Eine Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit erübrigte sich damit.

Die Beschwerdeführerin erhob Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht und beantragte die Aufhebung des Urteils des Bundespatentgerichts sowie die Rückweisung der Sache zur neuen Beurteilung. Zudem begehrte sie die Aussetzung des Verfahrens bis zum Abschluss des Einspruchsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt (EPA). Die Beschwerdegegnerin beantragte die Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen

Das Bundesgericht prüfte zunächst die Zulässigkeit der Beschwerde. Es stellte fest, dass es sich um eine Zivilsache handelt und der Endentscheid des Bundespatentgerichts mit Beschwerde in Zivilsachen anfechtbar ist. Die Beschwerdeführerin stellte kein materielles Begehren, sondern beantragte die Rückweisung der Sache, da die Vorinstanz die Fragen der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit nicht geprüft hatte. Der Rückweisungsantrag war zulässig, und das Bundesgericht trat auf die Beschwerde ein.

Zur Aussetzung des Verfahrens:

Die Beschwerdeführerin rügte formelle und materielle Mängel bei der Abweisung ihres Sistierungsantrags. Das Bundesgericht hielt fest, dass die Abweisung eines Sistierungsantrags als vorsorgliche Massnahme gilt und daher nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden kann. Die Beschwerdeführerin hatte jedoch weder einen Ausstandsantrag gestellt noch konkrete Nachteile aus der nachträglichen Begründung des Entscheidens im Endurteil aufgezeigt. Der pauschal erhobene Vorwurf der Verletzung des rechtlichen Gehörs wurde nicht ausreichend begründet. Das Bundesgericht betonte, dass die Wahrung des rechtlichen Gehörs keinen Selbstzweck darstellt und die Vorinstanz bei der Ermessensausübung nicht zu beanstanden war.

Materiell führte die Beschwerdeführerin an, dass das Verfahren ausgesetzt werden sollte, um widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden, da ein Einspruchsverfahren beim EPA hängig sei. Das Bundesgericht wies jedoch darauf hin, dass die Einschränkung der Patentansprüche durch das EPA zu einem neuen technischen Sachverhalt führt und eine neue Anspruchsgrundlage schafft. Eine Aussetzung des Verfahrens wäre daher nicht geeignet, widersprüchliche Entscheidungen zu verhindern. Zudem räumen Art. 128 lit. b PatG und Art. 126 ZPO dem Gericht ein erhebliches Ermessen ein, das das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung überprüft. Die Vorinstanz hatte das Beschleunigungsgebot (Art. 29 Abs. 1 BV) und das Interesse der Beschwerdegegnerin an einer beförderlichen Verfahrensführung angemessen berücksichtigt. Die Beschwerde in diesem Punkt war daher unbegründet.

Zur Rechtsbeständigkeit des Streitpatents:

Das…