Verneinte Verwechslungsgefahr zwischen 'TELLCO' und 'TELL' im Marken- und Firmenrecht; gewillkürte Prozessstandschaft unzulässig

Sachverhalt

Parteien und Verfahrensgegenstand: Die Tellco Holding AG (Klägerin, Beschwerdeführerin) mit Sitz in Schwyz, vertreten durch Fürsprecher Patrick Degen, klagte gegen die Tell AG (Beklagte 1, Beschwerdegegnerin 1, Sitz Genf) und die Tell Advisors AG (Beklagte 2, Beschwerdegegnerin 2, Sitz Genf), beide vertreten durch Rechtsanwalt Stefan Kohler. Gegenstand sind Markenrecht, Firmenrecht, Namensschutz und unlauterer Wettbewerb.

Ausgangslage: Die Klägerin ist Inhaberin der Marken TELLCO (CH-Nr. 598282, hinterlegt 10. März 2010), eines Wort-/Bildzeichens TELLCO (CH-Nr. 604971, hinterlegt 15. Juni 2010) und TELLCO PENSINVEST (CH-Nr. 626690, hinterlegt 21. November 2011) für Dienstleistungen der Klassen 35 und 36, unter anderem Geschäftsführung im Bereich Pensionskassen, Finanzdienstleistungen, Immobiliendienstleistungen und Finanzberatung. Ihre Tochtergesellschaft Tellco AG betreut mehrere Stiftungen (Tellco B., C., D., E., F.), die alle 'Tellco' im Namen führen. Die Beklagte 1 ist Inhaberin der Wortmarke TELL (CH-Nr. 693264, hinterlegt 20. Mai 2016) für Finanzdienstleistungen, Anlagenverwaltung, Investmentbanking und Beratung in finanziellen Angelegenheiten (Klasse 36). Die Beklagte 1 firmiert seit 21. Oktober 2016 als Tell AG, die Beklagte 2 seit 20. April 2016 als Tell Advisors AG (ursprünglich Tell Asset Management AG).

Rechtsbegehren vor Handelsgericht: (1) Verbot und Umfirmierung betreffend die Verwendung des Zeichens 'Tell' als Firmenbestandteil, eventualiter Verpflichtung zur deutlichen Abgrenzung von den Firmen der Unternehmensgruppe; (2) Verbot des Gebrauchs des Zeichens 'TELL' (unter anderem als 'TELL GROUP') für Finanz- und Beratungsdienstleistungen; (3) Feststellung der Nichtigkeit der Marke CH-Nr. 693264 'Tell' und Mitteilung an das Institut für Geistiges Eigentum gemäss Art. 54 MSchG.

Vorinstanz: Das Handelsgericht des Kantons Zürich führte einen doppelten Schriftenwechsel durch und verzichtete auf die zunächst angesetzte Hauptverhandlung. Mit Beschluss und Urteil vom 26. November 2020 (HG190039-O) trat es auf die Klage nicht ein, soweit Ansprüche der Tellco AG und der Stiftungen aus Firmen-, Namens- und Lauterkeitsrecht geltend gemacht wurden (gewillkürte Prozessstandschaft unzulässig). Im Übrigen wies es die Klage ab.

Verfahrensablauf vor Bundesgericht: Die Klägerin rügte mit Beschwerde in Zivilsachen, das Handelsgericht habe die Schlussvorträge ohne ihre Zustimmung entfallen lassen, was Art. 232 ZPO und Art. 29 Abs. 2 BV verletze. Sie beantragte Aufhebung und in der Sache die Gutheissung ihrer vorinstanzlichen Begehren, eventualiter Rückweisung. Das Handelsgericht verzichtete auf Vernehmlassung; die Beschwerdegegnerinnen beantragten Abweisung.

Verfahrensablauf der Hauptverhandlung: Nach Abschluss des zweiten Schriftenwechsels (Replik 16. März 2020, Duplik 5. Juni 2020) fragte die Vizepräsidentin am 15. Oktober 2020 nach einem Verzicht auf die mündliche Hauptverhandlung. Die Klägerin erklärte am 23. Oktober 2020 Verzicht unter der Voraussetzung eines schriftlichen Parteivortrags; am 4. November 2020 wurde eine öffentliche Verhandlung angesetzt, wobei Redezeit für erste Vorträge (20 Minuten) und die Einschränkung neuer Tatsachen nach Art. 229 ZPO mitgeteilt wurden. Mit Schreiben vom 9. November 2020 verzichtete die Klägerin bedingungslos auf die Hauptverhandlung, da keine Schlussvorträge zugelassen würden. Die Beklagten hatten sich nicht vernehmen lassen. Das Handelsgericht verzichtete auf die Verhandlung und urteilte am 26. November 2020.

Erwägungen

1. Zulässigkeit Das angefochtene Urteil betrifft eine Zivilrechtsstreitigkeit im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a, c und d ZPO. Es ist ein Endentscheid (Art. 90 BGG) einer einzigen kantonalen Instanz gemäss Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG. Die Beschwerde in Zivilsachen steht gemäss Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG unabhängig vom Streitwert offen.

2. Rügeprinzip und Begründungsanforderungen Gemäss Art. 95 und 96 BGG und Art. 42 Abs. 2 BGG muss die Beschwerde die Rechtsverletzung in gedrängter Form darlegen; die Beschwerde darf sich nicht bloss auf wiederholte Rechtsstandpunkte beschränken, sondern muss sich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinandersetzen (BGE 140 III 115 E. 2).

3. Verzicht auf Hauptverhandlung und Schlussvorträge (Art. 232, 233 ZPO) Die Klägerin wurde nicht durch den Entscheid des Handelsgerichts in ihrem rechtlichen Gehör verletzt. Erstens ergibt sich aus den Akten nicht, dass Schlussvorträge ausdrücklich ausgeschlossen wurden; die Vizepräsidentin hat die Beweisabnahme vorbehalten und von einem Verzicht auf Schlussvorträge nicht gesprochen. Zweitens ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung (u.a. BGE 146 III 194 E. 3.2; Urteile 4A_308/2020, 4A_301/2016 / 4A_311/2016, nicht publiziert in BGE 143 III 79) bei Fehlen einer Beweisabnahme im Hauptverhandlungsstadium die Gelegenheit zu Schlussvorträgen nicht zwingend, da die ersten Parteivorträge und die Schlussvorträge zusammenfallen; eine abweichende Lehrmeinung (Willisegger, Heinzmann/Pasquier) wird verworfen, da sie zu prozessualen Leerläufen führe und gegen das Beschleunigungsgebot von Art. 124 Abs. 1 Satz 2 ZPO verstosse. Drittens machte die Klägerin nicht geltend, dass Beweise hätten abgenommen werden müssen; neue Behauptungen in der Duplik konnte sie im Rahmen des unbedingten Replikrechts beantworten. Viertens verzichtete die Klägerin mit Schreiben vom 9. November 2020 bedingungslos auf alle Teilphasen der Hauptverhandlung; die Beklagten erklärten konkludent Verzicht, sodass das Handelsgericht zu Recht von der Durchführung absehen durfte (Art. 233 ZPO). Die Rüge ist unbegründet.

4. Markenrecht (Art. 3 Abs. 1 lit. c, Art. 13, Art. 52, Art. 55 MSchG) Das Zeichen 'TELL' ist ein nationales Wortzeichen im Sinne von Art. 7 WSchG; es darf grundsätzlich gebraucht werden (Art. 11 WSchG), wobei ein erhebliches öffentliches Interesse besteht, dass nationale Wortzeichen nicht über Gebühr monopolisiert werden. Wer ein solches Zeichen in seine Marke oder Firma aufnimmt, muss eine geringe Kennzeichnungskraft in Kauf nehmen. Die Klägerin ist prioritätsälter (Art. 3 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Abs. 2 und Art. 5 f. MSchG). Gleichartigkeit der Dienstleistungen ist gegeben, da zumindest Finanzdienstleistungen teilweise gleich sind und sich die Leistungen thematisch überschneiden (Geschäftsführung bei Pensionskassen vs. Investitionsmanagement und Anlageverwaltung). Die Verwechslungsgefahr wird nach dem Gesamteindruck beurteilt, wobei im Verletzungsverfahren die Marke mit dem tatsächlichen Gebrauch, im Nichtigkeitsverfahren die Registereinträge zu vergleichen sind. Bei der Zeichenähnlichkeit ist das Schriftbild erheblich abweichend: Die Endsilbe 'CO' macht aus dem einsilbigen Kurzwort 'TELL' ein zweisilbiges Zeichen; bei Kurzwörtern kann bereits eine geringfügige Modifikation signifikanten Abstand schaffen. Die Bedeutung von 'TELL' ist ambivalent (Nationalheld Wilhelm Tell oder englisches Verb 'to tell'). Die Kennzeichnungskraft ist schwach, da 'TELL' ein Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs ist, zahlreiche Marken mit diesem Bestandteil im Register eingetragen sind und die Klägerin keine besondere Einprägung durch Werbung nachwies. Die Abnehmer sind bei Finanzdienstleistungen erhöht aufmerksam, was die Verwechslungsgefahr zusätzlich mindert. Die Darstellungsformen 'TELL GROUP' und das Bildzeichen mit der Tell-Büste schaffen zusätzliche Distanz. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG wurde daher zu Recht verneint; die markenrechtlichen Ansprüche (Verbot, Beseitigung, Nichtigkeitsfeststellung) scheitern.

5. Firmenrecht (Art. 951, Art. 956 Abs. 2 OR) Die Firma muss sich von allen bereits eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden. Für Handelsgesellschaften gelten wegen der freien Firmenwahl strenge Anforderungen an die Unterscheidungskraft, insbesondere bei Wettbewerb oder…