En fait

Swiss Re Ltd (intimée) a demandé le 19 avril 2017 à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI; recourant) l'enregistrement du signe « SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » au registre suisse des marques pour des services de la classe 36 (opérations financières; affaires immobilières; finances; assurances) (demande n° 54931/2017).

L'IPI a contesté le signe le 24 mai 2017. Il a motivé sa position en indiquant que le signe suscitait des attentes quant à la provenance et était donc trompeur. Un enregistrement ne serait possible que si la liste des services était limitée aux services d'origine suisse (ajout : « tous les services susmentionnés d'origine suisse »). Swiss Re Ltd a contesté tout risque de tromperie. Par décision du 29 juin 2018, l'IPI a rejeté la demande.

Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de Swiss Re Ltd par arrêt du 25 mai 2020 et a enjoint à l'IPI d'enregistrer le signe avec la mention « SWISS RE : marque partiellement imposée » sans restriction à une origine suisse.

L'IPI a attaqué cet arrêt par un recours en matière civile et a conclu à son annulation ainsi qu'au renvoi de la demande. Swiss Re Ltd a conclu au rejet du recours. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Question litigieuse : savoir si le signe est exclu de la protection des marques en tant qu'indication de provenance trompeuse (art. 2 let. c LPM) et si la liste des services doit en conséquence être limitée aux services d'origine suisse.

En droit

Selon l'art. 30 al. 2 let. c LPM, l'IPI rejette les demandes lorsque des motifs absolus d'exclusion sont réalisés; les signes trompeurs sont exclus de la protection des marques en vertu de l'art. 2 let. c LPM. Le risque de tromperie doit en principe être apprécié au regard des produits et services concrètement revendiqués. Les indications de provenance sont des indications directes ou indirectes de l'origine géographique (art. 47 al. 1 LPM). Les indications de provenance inexactes et les marques en relation avec des produits ou services d'origine étrangère, en cas de risque de tromperie, sont inadmissibles selon l'art. 47 al. 3 LPM.

La pratique est stricte dans deux directions : la règle du doute, selon laquelle l'IPI peut enregistrer en cas de doute et laisser la décision au juge civil, ne s'applique pas au risque de tromperie. En outre, un risque abstrait de tromperie suffit, et la licéité d'un usage conforme à la réalité n'exclut pas le risque de tromperie. Des développements futurs peuvent être pris en considération, mais une probabilité simplement minime d'une tromperie future ne suffit pas.

Depuis longtemps, l'IPI exige, pour les marques de produits comportant des indications géographiques, une adjonction selon laquelle les produits doivent provenir du pays concerné. Le Tribunal fédéral a confirmé cette pratique (ATF 132 III 770). Elle est justifiée par le fait que l'IPI n'a pas connaissance de l'usage effectif lors de la procédure d'enregistrement, de sorte qu'un risque de tromperie doit être admis sans autre sans restriction. La doctrine a partiellement critiqué cette pratique, mais les parties ne l'ont pas remise en question dans la présente procédure. La question de savoir si la pratique s'applique aussi aux services est restée ouverte.

Avec la révision « Swissness » entrée en vigueur le 1er janvier 2017, les critères de provenance pour les produits (art. 48 ss LPM) et pour les services (art. 49 LPM) ont été précisés, en particulier le lieu de l'administration effective (art. 49 al. 1 let. b LPM, concrétisé à l'art. 52o OPM). L'IPI a annoncé par la suite qu'il limiterait désormais de manière générale les listes de services aux services provenant du lieu d'origine, et a adapté ses directives en conséquence.

Selon le Tribunal fédéral, cette nouvelle pratique de l'IPI va trop loin. En l'absence de tout risque de tromperie dès l'origine, il n'y a pas lieu de restreindre la liste. En l'espèce, le signe remplit les conditions de l'art. 49 al. 1 LPM : le siège de l'intimée se trouve incontestablement en Suisse, de même que le lieu de l'administration effective. L'indication de provenance est donc exacte, et le signe est admissible au sens de l'art. 2 let. c et de l'art. 47 al. 3 LPM.

La provenance des produits se définit par…